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Hoy, el tema de las marcas está en la palestra debido a la polémica inscripción del nombre del podcast “¿Cómo están los weones?” por parte del conductor de televisión Daniel Fuenzalida en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), un hecho que fue realizado sin el consentimiento de una de las realizadoras del espacio, Rosario Bravo. 

Por eso, y restringiendo el tema a lo netamente práctico, resulta interesante preguntarse por los requisitos que se solicitan en el país para oficializar una marca.

Gabriela Wildner, profesora de Propiedad Intelectual e Industrial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago y asociada senior del estudio jurídico Dentons, explica de entrada que “lo ideal es solicitar la protección de una marca cuando existe la certeza que ese nombre, u otros similares, no se encuentren solicitados previamente en el país o que el concepto o imagen que se pretende proteger cumple con la distinción del producto o servicio”. 

En Chile, el proceso de inscripción debe hacerse ante el Inapi y, “en el caso de tener un rechazo, se puede apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI)”. 

Sobre los nombres o marcas que se pueden registrar, la especialista sostiene que el organismo responsable en esa materia cuenta con un clasificador de productos y servicios “que permite adecuar lo que se pretende ofrecer al mercado a una de sus 45 categorías, ya que las denominaciones deben ser solicitadas para el campo específico en que se desarrollarán”.

Ahora ¿quién puede realizar este proceso? Gabriela Wildner indica que “cualquier persona natural puede presentar una solicitud de marca en el Inapi utilizando su Clave Única. Y en el caso de las empresas, esto debe hacerlo un representante o un asesor marcario especializado”.

Y este es un proceso no menor, ya que en Chile un registro de marca otorga 10 años de derecho de exclusividad para quien sea su dueño. En otras palabras, solo el titular de esa denominación podrá usarla, o incluso venderla, y asimismo, puede impedir que un tercero la ocupe sin su consentimiento. En lo que respecta a la renovación de un nombre, puede realizarse desde seis meses antes del vencimiento hasta seis meses después de ese mismo término.

SANCIONES POR MAL USO

¿Qué pasa si una persona registra un nombre o marca y este acto recibe cuestionamientos? Mariela Ruiz, abogada y directoria del estudio jurídico Ruiz Salazar, asevera que “la ley chilena ofrece herramientas para iniciar acciones judiciales”. 

“Si el titular legítimo de la marca detecta que un tercero inició una solicitud ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), puede solicitar una vigilancia hasta la etapa de publicación del extracto de la marca en el Diario Oficial. Una vez aparecida, dispone de un plazo de 30 días hábiles para oponerse al registro, siempre que pueda demostrar que ha utilizado la marca de forma prolongada y efectiva”, indica.

La jurista asevera que la normativa vigente “permite a quienes han utilizado de manera continua una marca no registrada a que puedan oponerse a su inscripción, siempre que acrediten ser sus verdaderos creadores a través de pruebas sólidas. Ahora, si el nombre ya fue concedido a un tercero, es posible presentar una acción de nulidad para dejar sin efecto dicho registro”.

Eso sí, dicha acción es más compleja y suele ser mucho más demorosa que un procedimiento de oposición (este último proceso puede resolverse en plazo de seis a ocho meses, mientras que el primero podría prolongarse cerca de tres años). Además, ambas acciones son conocidas, en primera instancia, por el Inapi y, en segunda, por el TDPI. 

La abogada indica que, para este tipo de casos (la inscripción indebida de una marca), la ley también contempla la posibilidad de demandar a un tercero por daños y perjuicios. “Incluso es posible presentar una querella por infracción a la Ley de Propiedad industrial, la cual contempla multas de hasta 1.000 UTM, equivalentes a aproximadamente 68 millones de pesos”.

Ruiz manifiesta que en caso de controversia, es importante considerar la fecha en que una marca fue inscrita. “La normativa establece un plazo de cinco años desde el momento del registro para presentar una acción de nulidad. Pasado ese tiempo, la medida podrá interponerse solo si se acredita la existencia de una mala fe en la inscripción”, señala.

Es importante considerar que este tipo de procedimientos judiciales son lentos y, muchas veces, “obliga a que el creador de la marca tenga de dejar de utilizarla durante un tiempo prolongado, mientras que el titular registral puede seguir obteniendo beneficios de su uso”.